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知产|与在先商标近似驳回,如何在驳回复审中“清障突围

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在商标注册申请遭遇驳回时,很多申请人往往一看到“与在先商标近似”这一驳回理由,便认为翻盘无望了。但,从我们团队经手的上千件驳回复审成功案例来看,“撤三+驳回复审”组合拳,是突破引证商标障碍、实现翻盘的高效路径。

本期内容,胡律师将结合团队代理的两件真实驳回复审成功案例,拆解这一策略的实操要点,帮助申请人、商标代理人理解如何在复审中“清障突围”。

一、为什么“撤三+复审”能翻盘?

商标驳回最常见的理由之一是《商标法》第三十条、第三十一条:与在先申请或注册的商标构成近似。但大家要知道,“在先近似商标”并非铁板一块,如果该商标注册已满三年并且经过调查并未使用的话,任何单位或个人均可依据《商标法》第四十九条的规定,对其提出“撤三”申请。

核心逻辑:通过“撤三”程序清除引证商标,使其不再构成申请商标获得注册的在先权利障碍,从而赢得驳回复审。

二、两件翻盘案例拆解

案例一:申请人上海烛龙信息科技有限公司,也就是我方的委托人,申请注册“昊苍”商标,指定使用在第9类耳机、动画片、眼镜等商品上。商标局审查后认为,该申请商标与在先相同的文字商标“昊苍”(引证商标一),和另外一件“昊苍”商标(引证商标二)构成近似,予以驳回。

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应对行动:考虑到该商标对申请人比较重要,于是申请人决定委托胡律师团队进行处理。经过分析评估后,团队便决定采用“撤三+驳回复审”的组合方案。团队在复审理由中明确提出:部分引证商标权利(即引证商标二)目前处于撤三程序中,状态尚未明确,请求中止审理驳回复审,待被撤三商标权利状态确定后再申请本案。

程序进展:在复审过程中,团队对引证商标二提起了撤三申请,并且如我们所料,该商标并未提交任何使用证据,因此被顺利撤销,且撤三决定在复审审理期间已生效。团队及时将这一事实作为补充事实提交至国家知识产权局。

后果:国家知识产权局经复审认为,引证商标二已不再构成权利障碍。但对于引证商标一,因指定使用的耳机、动画片等商品不是申请人想要的,因此这几个商品项目被驳回并不会对申请人产生影响。这也是团队未建议对引证商标一同样发起撤三申请的原因。

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翻盘点:通过撤三清除部分引证商标,实现“部分通过”,拿到想要的主要商品项目,目的已经达到。

案例二:申请人依然是上海烛龙信息科技有限公司,申请注册“古剑”商标,指定使用在第16类的办公用品等商品上。商标局驳回理由为:与在先商标“古剑及图”构成近似。

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应对行动:接受委托后,我们团队采用同样的“撤三+驳回复审”的组合方案。

程序进展:引证商标经撤三程序被依法撤销,撤销公告在复审期间已刊登。复审程序中,审查员也查明认可了该事实。

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后果:国家知识产权局认为,鉴于引证商标已被撤销,不再构成申请商标的在先权利障碍,决定对申请商标予以初步审定。

翻盘点:撤三成功,清除唯一引证商标,申请商标指定的商品项目全部获得通过。

三、办案实操三步法

第一步:驳回复审,争取时间窗口:收到驳回通知后,第一时间启动复审程序:复审不仅是对驳回决定的救济程序,更重要的是为撤三程序争取时间。撤三审查周期通常在7至8个月,复审程序恰好提供了这一缓冲期。而且,现在的审查实践中,如果引证商标被提撤三,导致权利状态不稳定,商标局可能还会等待引证商标的权利状态确定后再审理驳回复审案件。这一点对申请人是好事,值得点赞。

第二步:同步启动“撤三”,精准打击引证商标:对驳回决定中引用的所有引证商标,逐一确认其注册时间是否已满三年并且调查其是否有在使用。经过调查,如未发现明显的使用证据,撤三申请便具备了可行性。关键动作:撤三申请提交后,持续跟进审查状态,一旦撤三决定生效,立即将这一新的事实提交给复审案件的审查员。

第三步:复审中“动态清障”,及时更新证据:复审程序中,申请人可随时补充证据。当引证商标被撤销、无效、转让或权利人注销时,应第一时间提交相关证据,请求审查员重新评估权利障碍。

四、避坑指南

首先,大家要明白:撤三决定未生效时不能直接作为复审依据;

只有撤销公告刊登出来后,才可认定引证商标不再构成障碍。

其次,复审与撤三需同步推进:

切忌等待撤三结果再启动复审,否则可能错失复审期限,从而丧失获得商标的主动权。

最后,注意引证商标是否处于“撤销复审”阶段:如引证商标进入撤销复审程序,其权利状态仍存在不确定性,需要我们持续跟进。

胡律师想说,“撤三+驳回复审”组合拳,本质是用程序手段解决实体障碍。

在商标申请日益密集的当下,引证商标并非不可撼动。通过对在先商标状态及使用情况的精准把控,并结合复审程序的动态推进,大量“看似无望”的驳回案件均有实现翻盘希望。

如果你的商标因近似被驳回,不妨先查一下引证商标的注册时间及使用情况。很多时候,复审与撤三并行,往往是你翻盘的关键一步。

如果需要更有针对性的复审理由撰写或商标撤三策略,大家记得联系胡律师沟通交流。

首发:微信公众号“胡兴华律师”

版权声明:著作权归作者所有,如需转载,请联系作者获得授权,并注明作者信息及文章出处
发布:胡兴华 编辑:点小读 责任编辑:点小读

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胡兴华
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  北京卫智律师事务所创始合伙人

  5A级商标代理机构创始人

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